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Brevetti e Segreto Industriale alla luce del principio del “patent bargain”|.05

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Mentre Theranos, con il rilevante contributo dei media e di palcoscenici sempre più importanti, piazzava mattone su mattone per la costruzione della propria mitologia, molti scienziati che lavorano da anni, alcuni da decenni, nello sviluppo di POCT e Lab-on-a-Chip si domandavano come la società fosse riuscita a superare rilevanti sfide scientifiche per realizzare l’Edison, farlo funzionare sulla base di fiale di sangue alte meno di un centimetro e mezzo, contenenti sangue ricavato dal pollice dei pazienti e permettere sino a 240 tipi di esami tutti sul medesimo micro-campione. La lettura dei brevetti di Theranos non forniva spiegazioni in merito. Infatti, come anticipato nel precedente articolo, la strategia brevettuale di Theranos era focalizzata sulla protezione delle singole componenti del robot dal punto di vista meramente ingegneristico. Sicuramente un esame complessivo di tutte le domande brevettuali non permetterebbe neppure ad un esperto di diritto brevettuale di comprendere il complessivo funzionamento dell’Edison, non solo perché ogni domanda è relativa ad una peculiare componente del sistema e descritta genericamente, ma anche perché mancano riferimenti precisi ad aspetti relativi alla chimica e biologia e quindi ad aspetti chiave del funzionamento del robot. La rivista Business Insider fu la prima a rendere pubbliche le domande e un certo scetticismo da parte degli scienziati del mondo della microfluidica, in particolare del ricercatore Eleftherios Diamandis che ha scritto diversi articoli in merito all’Edison e Theranos nella rivista Clinical Chemestry and Laboratory Medicine.  https://www.businessinsider.com/scientist-skeptical-thranos-blood-test-elizabeth-holmes-2015-6?IR=T 

In particolare tali ricercatori evidenziavano che la start up non avesse mai pubblicato alcun articolo in riviste scientifiche che potesse dimostrare l’efficacia delle tecnologie di Theranos o l’accuratezza degli esami commercializzati. A tal proposito vale la pena ricordare che proprio il tentativo maldestro di fingere di accontentare tali ricercatori con una pubblicazione in riviste scientifiche ha determinato l’avvio del declino di Theranos. Infatti l’Inchiesta di Carreyrou è iniziata dopo che il giornalista lesse un articolo del blog di Adam Clapper, un defunto patologo, che denunciava come l’unico articolo pubblicato da Theranos fosse ospitato da un cd. scam journal, una rivista italiana che si faceva pagare per le pubblicazioni e che non garantiva “peer-review”.

Ed è in questo quadro complessivo che si inserisce la strategia potentissima della Holmes di sostenere che la decisione di non divulgare dettagli sul cuore del funzionamento dell’Edison dipendesse dalla necessità di lavorare in cd. stealth mode, ovvero sulla base di una rigida politica di tutela del segreto industriale.  La modalità stealth è lo stato temporaneo di segretezza di un’azienda, solitamente intrapresa per evitare di avvertire i concorrenti del lancio di un prodotto o di un’altra iniziativa commerciale in corso. Ma la tutela del segreto industriale ha regole precise, come l’implementazione di misure protettive ben organizzate in azienda. Mentre nel caso di Theranos la società era più che altro impregnata da una cultura tossica e di segretezza in cui gli unici a conoscere la reale evoluzione tecnologica dell’Edison erano la Holmes e il compagno e i dipartimenti di ricerca e sviluppo erano ben compartimentati per impedire scambi di informazioni che mettessero in luce le carenze della tecnologia più che proteggere un know-how economicamente rilevante.

È indubbio che il piazzare sul tavolo di ogni discussione pubblica sull’Edison la carta del segreto industriale abbia contribuito enormemente al perpetrarsi di false rivendicazioni da parte della Holmes sulla tecnologia proprietaria e a porre a serio rischio la salute di milioni di pazienti. 

Risulta difficile quindi non concordare con la ricostruzione dell’accusa nel processo penale in corso. Infatti tutte le condotte della Holmes se considerate complessivamente vanno a comporre il mosaico di un’attività di mistificazione che rendeva davvero complesso scoprire le reali performance degli strumenti e infrastrutture della azienda. Infatti all’utilizzo distorto di strumenti giuridici come i brevetti e il segreto industriale si accompagnava la falsa rivendicazione di aver stipulato contratti rilevanti con l’esercito statunitense e con case farmaceutiche. Gli investitori potevano dunque ragionevolmente fare affidamento su quei contratti e quella board of directors e consulenti esterni così rilevanti per concludere che, sebbene non tutto fosse stato rivelato della tecnologia proprietaria, gli strumenti e le infrastruture di Theranos effettivamente funzionavano. Per questo alla domanda sul se gli investitori siano stai negligenti o piuttosto frodati credo si possa dare una risposta solo dopo aver analizzato nel complesso tutte le condotte e strategie di Theranos, non solamente la strategia brevettuale, ma altresì le informazioni contenute nel sito web e i depliant e documenti inviati agli investitori.

Moltissime aziende attualmente per garantirsi un certo margine di esclusiva nel proprio settore di competenza utilizzano una combinazione di tutela brevettuale e segreto aziendale. Infatti i brevetti sono spesso considerati una tutela insufficiente. Prima di tutto per via della durata dei diritti di esclusiva, per cui 20 anni sono considerati un periodo insufficiente. In secondo luogo perché i brevetti espongono al rischio di attività di designing around da parte della concorrenza, ovvero al rischio che i concorrenti leggano la descrizione del brevetto e sviluppino prodotti e processi sostanzialmente simili ma diversi da quelli protetti dal documento brevettuale nella misura sufficiente ad evitare una contestazione di contraffazione brevettuale.

Nel precedente articolo abbiamo visto che i brevetti di Theranos contengono pressoché tutti una descrizione abbastanza generica e potrebbero essere invalidati per carenza del requisito di sufficiente descrizione. Ora questo requisito deriva da un principio fondamentale del diritto brevettuale che deriva dalle ragioni della sua esistenza in ogni ordinamento giuridico. Secondo questo principio, il diritto brevettuale esiste in quanto lo Stato ha interesse ad un preciso scambio. Viene cioè concesso un monopolio all’inventore per un determinato periodo di tempo in cambio di una divulgazione al pubblico delle modalità di realizzazione o pratica dell’invenzione. Una domanda di brevetto deve quindi rivelare un’invenzione rivendicata in modo sufficientemente dettagliato affinché una persona (fittizia) esperta dell’arte possa realizzare l’invenzione rivendicata. In sostanza i brevetti e tali esclusive hanno ragion d’essere  a condizione che l’invenzione venga realmente divulgata e descritta in modo tale che un esperto del settore sia in grado di capirne il funzionamento e riprodurla autonomamente. Questo serve ad incoraggiare lo sviluppo tecnologico e arricchire lo stato dell’arte.

Una strategia brevettuale come quella di Theranos – in cui ogni domanda copre una componente specifica (che non può funzionare autonomamente) del robot e in cui le informazioni rilevanti al complessivo funzionamento del robot sono invece mantenute oggetto di segreto aziendale e non rivelate nei brevetti- si pone evidentemente in contrasto con quel principio di scambio tra Stato e Inventore. Infatti nessun esperto del settore esaminando i brevetti di Theranos complessivamente è in grado di capire come funziona l’Edison né di riprodurlo autonomamente. Pertanto, sebbene il requisito di sufficiente descrizione possa essere usato per far cadere solo il singolo brevetto che è carente di quel requisito, è opportuno chiedersi se sia eticamente corretto costruire un intero portafoglio brevettuale così configurato e usare un mix di brevetti e segreto industriale in evidente violazione del principio del patent bargain.

A dire il vero, ci si dovrebbe chiedere se non rappresenti una violazione del principio di patent bargain anche il fatto che i brevetti siano diventati  oggigiorno documenti sempre più complessi, caratterizzati da un linguaggio autonomo e peculiare, tanto che anche un esperto del settore specifico, se privo di competenze di diritto brevettuale, non sarebbe in grado di interpretare né le rivendicazioni né la sezione della domanda del brevetto deputata alla descrizione.

 

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Diritti d’autore e Termini di Utilizzo.Tutti i diritti sono riservati | Autore: Maria Luisa Manis |Data di Pubblicazione: 10/08/2019. L’utilizzazione del presente Articolo è consentita solo per le finalità e nei limiti previsti dall’Articolo 70 della L.663/1941 e a condizione che si rispetti la modalità di citazione in APA style per le citazioni di blog-post come fonti di ricerca scientifica. Nel caso di utilizzazione nell’ambito di un web-blog è possibile menzionare solo l’iniziale del nome, cognome dell’autore, anno, il titolo dell’articolo e link dell’articolo; nel caso di condivisione del link dell’articolo sui social media è possibile menzionare solo l’iniziale del nome e cognome dell’autore. Qualsiasi utilizzazione al di fuori dei limiti di cui all’Articolo 70 della L.663/1941 è vietato.Una volta pubblicato l’articolo non sarà oggetto di modifiche successive, salvo correzione di eventuali errori di battitura. Eventuali aggiornamenti sostanziali saranno espressamente menzionati nella stessa pagina dell’articolo. Si garantisce l’accessibilità permanente; in caso di rimozione del blog, l’articolo sarà reso disponibile in altra repository che ne  garantisca il libero accesso. Il presente articolo non equivale ad una consulenza professionale sul tema trattato.